Gebrauchsfähigkeit einer Marke nach US-Recht

Erstveröffentlichung: 29. September 2000

Von Thorsten Dardat*

Im Wege zunehmender globaler Vernetzung der einzelstaatlichen Wirtschaftssysteme müssen sich nunmehr auch deutsche Unternehmen mit Rechtsproblemen anderer Märkte auseinandersetzen. Dazu zählen Überlegungen zum Schutz von Waren und Dienstleistungen. Hier folgt ein Überblick über die wichtigsten Kriterien des US-Markenrechts für den Gebrauch oder die Anmeldung einer neuen Marke beim US Patent- und Markenamt (PTO) in Washington, DC.

Bei der Auswahl einer neuen Marke ist es wichtig, die Kriterien des US-Markenrechts zu kennen, die das Markenamt zur Beurteilung der Registrierfähigkeit einer Marke heranzieht. Aber auch bei nicht eingetragenen Marken, die mit dem Kennzeichen ™ benutzt werden, ist die Beachtung des US-Markenrechts unverzichtbar. Rechtsquellen im US-Markenrecht sind der Lanham Act als Bundesgesetz, die einzelstaatlichen Markengesetze und das Richterrecht (Common Law). Der Benutzer einer neuen Marke hat dafür Sorge zu tragen, daß der Gebrauch der neuen Marke keine Markenrechtsverletzungen auslöst [§ 32(1) Lanham Act; 15 U.S.C. § 1114(1)].

Die Wahrscheinlichkeit der Verwechselbarkeit (Likelihood of Confusion) ist eines der wichtigsten Abgrenzungskriterien. Eine Marke muß aus Vebrauchersicht von anderen Marken unterscheidbar sein. In Anmeldeverfahren wird dem Markenanmelder in der Regel aufgegeben, nachzuweisen, dass die neue Marke nicht mit etablierten Marken verwechselbar ist. Der Begriff der "Likelihood" bezieht sich nach US-Recht nicht auf die konkrete Mäglichkeit der Verwechselbarkeit, sondern auf den abstrakten Grad der Verwechselbarkeit, eben die Wahrscheinlichkeit. Das PTO unterwirft dabei die angefochtene Marke verschiedenen Bewertungskriterien zwecks Bestimmung der Wahrscheinlichkeit, die nachfolgend kurze Erörterung finden.

Ausgangspunkt ist die Erforschung der Geltungs- und Durchsetzungskraft einer Marke, sprich ihre "Stärke", am bestehenden Markt. Als Grundsatz gilt, je einzigartiger und damit unterscheidbarer ein Zeichen ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß der Verbraucher die Marke einer Partei nicht mit der einer anderen Partei verwechselt. Von Gesetzes wegen besteht ein größtmöglicher Schutz für diejenigen Warenzeichen, die sehr von öbrigen derselben Branche unterscheidbar sind, mithin einzigartig sind. "Starke" Marken zeichnen sich durch keine logische Verbindung zwischen dem Markennamen und damit verbundenen Assoziationen der Verbraucher und dem dahinterstehenden Produkt aus. Dementsprechend genießen "starke" Marken großen Schutz. Umgekehrt besteht nur ein geringer Schutz für leicht assoziierbare Markennamen als sogenannte "schwache" Markenzeichen. Ob ein "starkes" oder "schwaches" Zeichen vorliegt, bestimmen US-Gerichte nach gängigen Warenzeichenkategorien, wie folgt:

aa. Willkürliche Phantasiebezeichnungen birgen den stärksten Schutz in sich (arbitrary and fanciful terms); PRINCE für Zigaretten, KODAK als Firmenname.

bb. Markenbezeichnungen, die einen gängigen Assoziativbegriff mit dem Produkt im Namen enthalten, genießen minder starken Schutz (suggestive terms); CITIBANK für Finanz- und Kreditdienstleistungen.

cc. Lediglich in Worten beschreibende Bezeichnungen entfalten die geringste Schutzwirkung (descriptive terms); SECURITY CENTER für hochsichere Räumlichkeiten zwecks Lagerung.

dd. Keinen Schutz genießen schließlich allgemeingültige Begriffe des Sprachgebrauchs. Sie können keine Markenzeichen sein (generic terms); GLASHÜTTE als Ortsbezeichnung und zugleich Marke für Luxusuhren, soweit kein Zusatz erfolgt ("Original").

Daneben gelten weitere Kriterien zur Beurteilung einer Marke als "stark" oder "schwach". Wird der gleiche Begriff, wenngleich in einem anderen Zusammenhang und womöglich auch in einer anderen Branche, mehrfach verwendet, ist er per se schon nicht mehr so schutzwürdig wie ein nur einmal verwendeter Begriff.

Ob die Verwechslung zweier Marken aus der entscheidenden Sichtweise des durchschnittlich verständigen Verbraucherhorizonts wahrscheinlich ist, wird vor allem anhand des Grades der Markenübereinstimmung in Bezug auf die Gestaltung nach Größe, Farbe, Form etc. gegenüber anderen Marken beurteilt (proximity of goods). Dabei wird bisweilen auf die Popularität der Marke durch Radio-, Fernseh- und Druckmedien abgestellt. Der angesprochene Verbraucherkreis sowie der Vertriebsweg der Marke bieten sachdienliche Hinweise für deren Bekanntheitsgrad und damit auch für die Nähe zu anderen Marken. Gleichwohl können sich Schriftzug und Design von verschiedenen Marken ähneln, ohne deshalb gegen Markenrecht zu verstoßen. Denn es ist auch entscheidend, ob der Verbraucher aufgrund des sich ihm darbietenden Marken-Image im laienhaftenen Vergleich der Wort- und Bildmarken Gefahr läuft, die Marken miteinander zu verwechseln. Dazu erweist sich die direkte Gegenüberstellung der Warenzeichen als untauglich, denn sie widerspricht dem Verbraucherverhalten. Markenamt und Gerichte stellen deshalb auf den ersten im Gedächtnis haften bleibenden Eindruck der angesprochenen Zielgruppe ab. Nur anhand dieses realitätsnahen Maßstabes läßt sich eine denkbare Verwechslungsgefahr angemessen beurteilen. Die Gefahr einer Verwechslung sehen US-Gerichte vor allem bei sehr ähnlichen Produkten, die den gleichen Markennamen tragen, aber dennoch von unterschiedlichen Herstellern stammen. Der Verbraucher besitzt oft keine genaue Vorstellung von der Produktpalette eines Unternehmens. Allein der gleichlautende Markenname und die nach Laienverständnis nahe Verwandtschaft zweier Produkte birgt eine nach US-Recht zu mißbilligende Verwechslungsgefahr in sich. Demgegenüber besteht nach US-Markenrecht kein Bedürfnis zur Verhinderung einer Verwechslungsgefahr, wenn unter einer bestimmten Marke lediglich neue, nicht miteinander verwandte Produkte vom selben Hersteller zusätzlich angeboten werden.

Um mit einem neuen Markenzeichen eine Markenrechtsverletzung an einer anderen etablierten Marke zu begehen, ist kein vorsätzliches Handeln erforderlich. In Unkenntnis einer bereits bestehenden Marke kann ein Markenrecht auch fahrlässig verletzt werden. Der Schutz gegen Vorwürfe dieser Art besteht im Einholen einer Markenrecherche, welche in den USA von Spezialfirmen vorgenommen wird (Kosten je nach Qualität $ 150 - $ 500).

Eine Markenrechtsverletzung kann auch durch Nachahmung von Elementen anderer Marken (Counterfeit) begangen werden, die nicht zwangsläufig zu der vorgenannten Verwechselbarkeit beim Verbraucher führen muß. Gesetzliche Vorschriften dazu finden sich im Lanham Act und im 1984 Trademark Counterfeiting Act. Eine Nachahmung ist der Legaldefinition zufolge jede Übereinstimmung von wesentlichen und der Unterscheidbarkeit dienenden Bestandteilen eines registrierten Marken-/ Warenzeichens. Die Nachahmung muß vorsätzlich im Hinblick auf die vorteilhafte Ausnutzung von Bestandteilen anderer Marken erfolgen, meist um sich den guten Ruf eines anderen Produkts zu eigen zu machen. Der 1984 Trademark Counterfeiting Act sieht Geldstrafen für natürliche Personen bis zu $ 250.000 und/oder Haftstrafen im Höchstmaß von 5 Jahren vor. Juristische Personen können mit maximal $ 1.000.000 belangt werden. Trotz gesetzlicher Regelung bleibt die Rechtslage weitgehend unklar. Bislang fehlt es an einer umfassenden Rechtsprechung zur Bestimmung dessen, was einen wesentlichen und unterscheidbaren Bestandteil eines Produkts ausmacht. Hilfsweise wurde auf die Sichtweise eines durchschnittlichen Verbrauchers abgestellt.

Schließlich kann eine Markenrechtsverletzung auch durch Verwässerung der Unterscheidungskraft zu bestehenden Marken erfolgen. Unter der »Verwässerung« einer Marke (Dilution) verbirgt sich die Kombination einer Verwechslung und Nachahmung einer anderen Marke. Von ihr betroffen sind sehr bekannte und große Marken, wie Hyatt Hotel, Coca-Cola, Kodak, American Express etc. Durch zumeist ganz bewußte Verwendung von gleichlautenden Namen oder typischen Farbkombination oder Logos wird in nicht seltenen Fällen suggeriert, dass ein Großkonzern nunmehr auch ihm vorher nicht zuzuordnende Tätigkeitsfelder mit neuen Produkten abzudecken scheint, was tatsächlich nicht der Fall ist, so zum Beispiel Rechtsberatung "Hyatt" oder eine Imbißkette mit dem Namen "Kodak's Burger". Wenn es auch vielfach offensichtlich erscheint, daß lediglich die Bezeichnung ßbereinstimmt, aber keine Personenidentität vorliegt, kann nach US-Recht durch Verwässerung eine Markenrechtsverletzung begangen werden.

Eine Marke sollte so individuell gegenüber ähnlichen Zeichen sein, daß sie bei einer etwaigen Rechtsstreitigkeit einer gerichtlichen Überprüfung auf Klage eines Konkurrenten hin standhält. Die beschriebenen Gefahren der Begehung von Markenrechtsverletzungen sind vielfältig und müssen keinesfalls kumulativ vorliegen. Likelihood of Confusion, Counterfeit und Dilution sind Facetten denkbarer Kollisionen neuer Marken mit dem US-Markenrecht. Ihre Übergänge sind fließend, so daß mit einer neu zu etablierenden Marke auf dem US-Markt jedes der drei Elemente berührt sein kann.

Um Markenrechtsverletzungen vorzubeugen, sollte eine neue Marke mit einer umfassende Markenrecherche im Vorfeld ihrer wirtschaftlichen Nutzung überprüft werden. Dank des Ergebnisberichts einer Recherchen ist der Benutzer einer Marke gegenüber dem Markenamt weitgehend vor einer fahrlässig begangenen Markenrechtsverletzung geschützt. Der Report dient zugleich als ein entlastendes Beweismittel in einem Markenrechtsprozeß.

Schließlich sind Domain-Namen eng mit Erwägungen zum Gebrauch einer Marke verknüpft. Der Erfolg einer Marke hängt heute vor allem von ihrer Präsentation im Internet ab. Nutzer einer Marke versuchen einen gleichlautende Domain-Namen zu erhalten, um vom Verbraucher leicht aufgespürt werden zu können. Anders als es die jüngere Rechtsprechung in Deutschland zeigt, werden im US-Recht Domain-Namen und Markenrecht streng voneinander getrennt, außer bei den durch Spezialgesetz geschützten berühmten Marken. Dieses Thema bleibt einem anderen Bericht vorbehalten.