Markenverletzung und Unlauterer Wettbewerb

von Matthias Peter *

Diese Darstellung führt in zwei U.S. Rechtsthemen, die hier getrennt behandelt werden sollen, ein.

A. Markenrechtsverletzungen

Im Folgenden soll zunächst auf die Markenverletzungen und ihre Auswirkungen für Markenrechtsverletzer und Markenrechtsinhaber eingegangen werden.

I. Merkmale einer Marke

Marken sind unverkennbare Symbole, Bilder oder Wörter, mit der der Hersteller eine Ware kennzeichnet, um sie besonders hervorzuheben und um den Produktursprung zu erkennen. Ebenso genießen unverkennbare und einzigartige Verpackungen, Farbkombinationen und Herstellungsdesigns, Produktgestaltung und Gesamtdarstellung von Produkten den Status einer Marke. Weiterhin fallen auch die Dienstleistungsmarken (Service Mark) unter das amerikanische Markenrecht (Trademark Law).

Die amerikanischen Trademarks sind zum einen durch das bundesstaatliche Recht (Lanham Act, U.S.C. §§ 1051- 1127) und zum anderen durch einzelstaatliches Recht (Statutory Law) sowie das Richterrecht (Common Law) geschützt.

Die Grundvoraussetzung für die Geltung einer “Common Law”-Marke ist lediglich ihr Gebrauch. Die Trademarkrechte ergeben sich hier aus gerichtlich entwickelten Rechtsentwürfen (Richterrecht) der Einzelstaaten. Eine Registrierung ist nicht notwendig, jedoch erstreckt sich der Rechtsschutz auch nur auf das geographisch abgegrenzte Absatzgebiet der Marke.

Der zwischenstaatliche Handel (interstate commerce) ist der Handel über einzelstaatliche Grenzen hinweg. Die Ware wird in diesem Fall über die einzelstaatliche Grenze hinaus exportiert, womit einzelstaatliches Recht keine Anwendung mehr findet. Anwendbares Recht ist dann ausschließlich der bundesstaatliche Lanham Act.

Wird eine Marke nur im Einzelstaat genutzt, kann eine einzelstaatliche Anmeldung sinnvoll sein. Eine ihr nachfolgende fremde Bundesanmeldung eines Konkurrenten kann dadurch unzulässig werden.

Eine bundesweite Markenregistrierung beim United States Patent and Trademark Office (U.S.P.T.O), eine Abteilung des Handelsministeriums in Washington, gewährt den stärksten Schutz der Marke. Eine Marke, die bundesrechtlich registriert ist, darf als Erkennungszeichen das ® Symbol tragen, während unregistrierte Marken für Waren mit “tm” bzw. Servicemarken mit einem “sm” gekennzeichnet werden müssen. Vorausgesetzt wird der Handel über einzelstaatliche Grenzen hinaus oder mit dem Ausland. Allerdings ist eine solche bundesrechtliche Anwendung nur möglich, wenn man Handel zwischen den amerikanischen Einzelstaaten oder mit dem Ausland betreibt.

Dennoch ist eine Registrierung der Marke nicht zwinged erforderlich, um den Schutz des bundesgesetzlichen Lanham Act zu geniessen.

Eine Marke, die im Handel als Marke betrachtet wird und somit Rechtsschutz geniesst, muss folgende Merkmale vorweisen:

• die Marke muss auf dem Produkt, der Verpackung, der Kennzeichnung oder dem Etikett zu erkennen sein. Ist dies aufgrund der Natur des Produktes nicht möglich, muss die Marke zumindest auf den entsprechenden Dokumenten, die im Zusammenhang mit dem Verkauf des Produktes stehen, zu erkennen sein,
• das Produkt muss im Handel vertrieben werden, und
• die Marke muss beim Verkauf oder in der Werbung, im Handel zu erkennen sein.

II. Nachweis der Trademarkverletzung

Um einen erfolgreichen Anspruch wegen einer Markenverletzung nach dem U.S.-Recht zu begründen, muss der Eigentümer einer Marke belegen können, dass er eine gültige Marke besitzt, die unter dem Schutz des Lanham Acts oder der anderen genannten Schutzbestimmungen steht, und dass die Verletzungshandlung des Wettbewerbers zu Verwirrungen mit seiner Marke führt.

Eine Verletzung einer Marke liegt immer dann vor, wenn ein anderer durch den Gebrauch oder die Nachahmung eines Produktes die Käufer so verwirrt, dass diese glauben, dass das Produkt von dem eigentlichen Markeninhaber produziert und vertrieben wird.

a) Die Elemente der Trademarkverletzung

Zu den drei Hauptelementen der Trademarkverletzung gehören die Wahrscheinlichkeit der Verwirrung, die Vergleichbarkeit der Produkte und die Absicht, den Käufer zu verwirren.

1) Möglichkeiten der Verwirrung

Um Trademarkverletzungen nach dem Lanham Act zu begründen, muss lediglich die Möglichkeit von Verwirrungen und nicht der eingetretene Erfolg belegt werden. Folgende Faktoren gelten als Beleg der Wahrscheinlichkeit von Verwirrungen:

• die Stärke und/oder die Schwäche der Marke,
• der Grad der Vergleichbarkeit der Produkte,
• das Aufzeigen der Gebrauchsbeziehungen und die Art und Weise der Marketingmassnahmen der Konkurrenzmarke,
• die Absicht des Rechtsverletzers, die Marktanteile des Konkurrenzproduktes zu übernehmen,
• der Beweis für die bestehende Verwirrung,
• der gute Glaube des Markenverletzers bei der Annahme der Marke,
• der Grad der Kundennähe (etablierte Marken haben meist einen gewissen Stammkundenkreis, der sich weniger leicht beeinflussen läßt. Gelegenheitskäufer auf der anderen Seite sind leichter zu beeinflussen und irre zu führen.),
• die Qualität des Produktes des potentiellen Markenverletzers sowie
• die aktuelle Verwirrung der Konsumenten.

2) Vergleichbarkeit der Produkte

Bei der Ähnlichkeit der Produkte muss man nach ihrer Art differenzieren. Produkte, die in Form, Farbe und Gestaltung sehr ähnlich sind, verwirren den Konsumenten eher als grundsätzlich verschiedene. Zur Bestimmung einer Markenverletzung ist bei ähnlichen Produkten entscheidend, dass sie ähnlich verkauft und konsumiert werden und der Käufer leicht glauben kann, dass das Produkt oder der Service des selben Ursprungs ist oder irgendwie in Verbindung mit der ursprünglichen Quelle steht.

3) Absicht zur Verwirrung

Als drittes Merkmal der Verletzung kommt es auf die Absicht an, den Konsumenten zu verwirren. Uebernimmt jemand ein Kennzeichen, das als Wort oder Bild besteht, in Kenntnis des Bestehens einer Marke, so liegt die Annahme nahe, dass der Kunde absichtlich getäuscht werden soll. Die Absicht wiederum ist ein starkes Indiz für eine mögliche Trademarkverletzung und steigert die Wahrscheinlichkeit von Verwirrung.

B. Die Voraussetzungen des Unlauteren Wettbewerbs

Auch die Regeln über den unlauteren Wettbewerb schützen Marken und gestatten die Verfolgung von Verletzungen.

Das Recht des Unlauteren Wettbewerbs (Law of Unfair Competition) befasst sich hauptsächlich mit den durch die betrügerische und falsche Verletzungshandlung verursachten wirtschaftlichen Schäden in den betroffenen Unternehmen.

Das “Unfair Competition Law” teilt sich dabei in zwei Bereiche, zum einen in den Teilbereich des unlauteren Wettbewerb (Unfair Competition) und zum anderen in den unlauteren Handel (Unfair Trade).

Zu den meist verbreiteten Formen des unlauteren Wettbewerbs gehört die schon oben erläuterte Trademarkverletzung, desweiteren auch falsche Werbung, unlautere Verkaufstaktik, unerlaubter Ersatz einer Marke durch eine andere, Gebrauch vertraulicher Informationen, Produktverläumdung sowie die falsche Darstellung von Produkten und Dienstleistungen.

Rechtsquelle des “Law of Unfair Competition“ ist hauptsächlich einzelstaatliches Recht (State Common Law), lediglich in den Bereichen des Markenrecht, Urheberrecht und falscher Werbung wird das Bundesrecht (Federal Law) angewandt.

Ähnlich wie bei den Trademarkverletzungen müssen für das Vorliegen von Unlauteren Wettbewerb verschiedene Voraussetzungen gegeben sein.

I. Wahrscheinlichkeit von Verwirrungen

Das Aufzeigen der Wahrscheinlichkeit von Verwirrung und nicht der tatsächlichen Verwirrung, reicht beim Unlauteren Wettbewerb als Voraussetzung schon aus, um die rechtswidrige Wettbewerbshandlung zu belegen.

II. Absicht als Element

Ein wesentlicher Besandteil des Unlauteren Wettbewerbs ist das Bestehen von Betrug oder falscher Absicht, sowie das falsche und betrügerische Ausgeben eines Produktes als ein anderes (“passing off”).

III. Unter der Lehre der “Secondary Meaning”

Die amerikanischen Gerichte unterscheiden hier zwischen zwei verschiedenen Wegen.

Auf der einen Seite gibt es Fälle, in denen der tatsächliche Betrug aufgezeigt wird und somit der gute Glaube ausgeschlossen werden kann.

Auf der anderen Seite wird das Aufzeigen des tatsächlichen Betruges nicht für notwendig befunden, wenn ein “Secondary Meaning Produkt” in der Art und Weise gebraucht wird, dass es den Käufer verwirrt. Hier reicht allein die Absicht aus, den Konsumenten zu betrügen oder zu täuschen.

C. Mögliche Verletzungshandlungen

Als Teil des amerikanischen Trademarkrechts befasst sich das Recht des unlauteren Wettbewerbs mit der Problematik des “passing off” oder auch “palming off” von Produkten, worunter man das “betrügerische Aufschwätzen” von Produkten bzw. das Ausgeben eines Produktes als ein anderes versteht.

Im folgenden werden mögliche Verletzungshandlungen potentieller Markenrechtsverletzer näher erläutert.

I. Nachahmung der Produktaufmachung

Zu den Merkmalen der Produktaufmachung zählen zum einen die Produkteigenschaften wie Grösse, Form, Gestalt, Farbe oder die Kombination von Texten und Grafiken, zum anderen aber auch das Image der Marke. Um den Fall einer Trademarkverletzung nach dem Lanham Act unter dem Gesichtspunkt der Produktaufmachung nachzuweisen, muss der Kläger folgendes demonstrieren können:

- die verwendete Produktaufmachung ist hauptsächlich unfunktionell (funktionelle Bestandteile sind nicht schutzfähig, da sie ein absolut notwendiger Bestandteil eines Produktes sind und durch jeden Hersteller frei gebraucht werden dürfen),

- die angebliche Verletzung trägt zur Wahrscheinlichkeit von Verwirrungen bei, und

- die Produktaufmachung lässt sich eigenständig erkennen oder benötigt eine “Secondary Meaning” zur Assoziation.

Setzt der Kläger eine Wahrscheinlichkeit zur Verwirrung zwischen den beiden Produktaufmachungen bereits voraus, so bedarf es der Prüfung folgender Faktoren:

• der Gleichheit der Produktaufmachung,
• das Gebiet und die Art und Weise des Gebrauchs,
• der Grad der Kundennähe (etablierte Marken haben meist einen gewissen Stammkundenkreis, der sich weniger leicht beeinflussen lässt als der bei Gelegenheitskäufern. Durch auftretende Verwirrung wird die Stammkundenschicht verärgert.),
• die Stärke der Produktaufmachung des Klägers,
• die tatsächliche Verwirrung, und
• die Absicht des “passing off”.

II. Der Gebrauch der gleichen Merkmale

(Use of Same or Similar Name, Term, Mark, or Other Indices)

Unter dem Gebrauch der gleichen Merkmale versteht man den Verkauf, die Distribution oder die Werbung mit einer Reproduktion, einer Kopie oder einer farblichen Imitation einer Handelsmarke, ohne die Zustimmung des Markenrechtsinhabers. Durch die daraus resultierenden Verwirrungen mit der Marke des Markenrechtsinhabers eröffnet sich der Weg einer Zivilklage gegen den Markenrechtsverletzer.

Hierbei kommt es auf den Aehnlichkeitsgrad an. Der Lanham Act schützt generell nicht vor dem Gebrauch einer farblichen Imitation der Marke. Dem Gericht kommt es hier auf die Gesamtaufmachung der Marke an. Um zwei konkurrierende Produkte miteinander zu vergleichen, bedarf es nicht unbedingt einer direkten Gegenüberstellung beider Produkte, vielmehr muss das Gericht nachweisen, dass durch die einzelne Präsentation des Produktes der Kunde verwirrt wird.

Einige Unähnlichkeiten in Form und Farbe stehen einer Verletzung der Marke nicht entgegen, wenn der markante und hervorstechende Teil der Marke kopiert ist. Bei der Prüfung der Voraussetzungen des Unlauteren Wettbewerb muss ein gewöhnlicher Kunde beim Kauf eines neuen Produktes des Markenrechtsverletzers im Glauben sein, das Produkt des Markenrechtsinhabers zu kaufen. Beide Produkte sind dabei so ähnlich, dass der Kunde verwirrt wird und das vermeintlich falsche Produkt kauft.

III. Verwässerung (Dilution)

Unter der Verwässerung einer Marke (Dilution) verbirgt sich die Kombination einer Verwechslung und Nachahmung anderer Marken.

Verwässerung liegt vor, wenn der Konsument eine bekannte Marke mit einer neuen und unterschiedlichen Quelle in Verbindung bringt. In solchen Fällen versucht der Mitkonkurrent durch ganz bewußtes Verwenden von gleichlautenden Namen oder typischen Farbkombination oder Logos den Konsumenten zu täuschen und an sich zu binden.

Zur Ermittlung der Verwässerung verlangt der “Trademark Anti Dilution Act” (15 U.S.C.A. § 1125) folgende Elemente:

• die ältere Marke (Senior Mark) muss am Markt etabliert und bekannt sein,
• sie muss unverwechselbar sein,
• die jüngere Marke (Junior Mark) muss im Handel gebraucht werden,
• nach dem Bekanntwerden der “Senior Mark” versucht die “Junior Mark” bekannt zu werden, um vom Ruf der “Senior Mark” zu profitieren, und
• die junge Marke muss die Verwässerung der Unverwechselbarkeit der älteren Marke verursachen.

Der Kläger muss hier nicht die tatsächliche Verwirrung nachweisen, es reicht der Nachweis der Wahrscheinlichkeit von Verwirrung aus. Je näher der Zweitbenutzer dem Gebiet des Erstbenutzers kommt, um so grösser ist die Wahrscheinlichkeit von Verwässerung.

IV. Der geographisch getrennte Gebrauch

In Fällen, in denen der Erstbenutzer sein Produkt in einem geographisch abgegrenzten und separaten Absatzgebiet zeitlich versetzt vor dem Zweitbenutzer vertreibt, der ebenfalls geographisch getrennt sein Produkt in seinem Absatzgebiet vertreibt und guten Glaubens war, erhält der Erstbenutzer nicht die alleinigen Vertriebsrechte. Hier wird beiden Benutzern das Nutzungsrecht in ihrem geographisch abgegrenzten Absatzgebiet zugesprochen.

Desweiteren kann der Zweitbenutzer keinen Anspruch auf solche Absatzgebiete des Erstbenutzers erheben, in denen der Erstbenutzer zwar sein Produkt nicht vertreibt, aber dennoch bekannt ist und einen entsprechenden Ruf geniesst. Der Anspruch des Erstbenutzers auf ein Absatzgebiet wird nicht ausgeschlossen, wenn er im Zuge einer landesweiten Produktvermarktung seine Produkte in einem neuen Absatzgebiet anbietet, obwohl der Zweitbenutzer bereits vor dem Erstbenutzer seine Marke dort angeboten hat. Die gleichen Rechtsfolgen ergeben sich für Produkte, die eine “Secondary Meaning” aufweisen.

D. Die Rechtsmittel

Das amerikanische Rechtssystem sieht in Verletzungen der Markenrechte aufgrund des unlauteren Wettbewerbs verschienene Rechtsbehelfe (Remedies) vor. Der Lanham Act unterscheidet im Hinblick auf monentäre Rechtsbehelfe nicht zwischen Markenrechtsverletzungen und unlauterem Wettbewerb.

Im Folgenden wird nun kurz auf verschiedene Rechtsbehelfe des amerikanischen Rechts eingegangen.

I. Unterlassungsanspruch

Das amerikanische Rechtssystem bietet mehrere Arten von Unterlassungsansprüchen, die bei Trademarkverletzungen in Frage kommen. Um rechtskräftig einen Unterlassungsanspruch zu erlassen, kommt es im Einzelfall auf verschiedene Voraussetzungen an. Versucht man die Gegenpartei beispielsweise dauerhaft den Vertrieb des Produktes, aufgrund eines permanenten Unterlassungsanspruchs zu untersagen, ist dies nur zulässig, wenn der Beweis erbracht wird, dass der Konsument des Produktes verwirrt und irre geführt wurde.

Macht sich ein Produzent z.B. durch widerrechtliches Abdrucken einer Marke oder in sonstiger Art und Weise schuldig, wußte er jedoch von der Koexistenz der anderen Marke nichts und somit guten Glaubens war, kann der Markenrechtsinhaber nur ein Unterlassungsanspruch für das zukünftige Abdrucken der Marke geltend machen.

Ein Unterlassungsanspruch wegen einer angeblichen Markenrechtsverletzung, unlauteren Wettbewerbs und betrügerischen Wettbewerbshandlungen kann nur gewährt werden, wenn klare und überzeugende Beweise dargelegt werden.

Um umfangreiche und irreparable Verletzungen des Klägers zu vermeiden, kann, falls nötig, eine einstweilige oder zeitlich begrenzte Unterlassungsverfügung gerichtlich erlassen werden.

II. Unterlassungsanspruch unter der Lehre der “Secondary Meaning”

Die Verteidigung der Markenrechte von “Secondary Meaning” Produkten gestaltet sich in der Praxis recht schwierig. Versucht man beispielsweise einen Mitkonkurrenten, der ein Wort oder ein Symbol zur Produktidentifizierung in einem anderen Zusammenhang als dem des Erstbenutzers verwendet, vom Gebrauch des markanten Wortes oder Symbol abzuhalten, so ist dies nur bedingt möglich. Der Unterlassungsanspruch in solchen Fällen beschränkt sich auf eine Verfügung, den Zweitbenutzer vom Gebrauch des Produktes in genau derselben Art und Weise wie der des Erstbenutzers abzuhalten.

III. Unterlassungsanspruch gegen den Verkauf des Produkts

Wichtige Voraussetzung in diesem Zusammenhang ist eine ähnliche Produktaufmachung sowie das Vorhandensein der Absicht zur Beeinflussung des Kunden in seinem Entscheidungsprozess. Der Einzelhändler fungiert hier als Absatzmittler und verwirrt den Kunden aufgrund der ähnlichen Produktgestaltung der beiden Konkurrenzprodukte.

IV. Mögliche Schadensersatzansprüche

Das amerikanische Rechtssystem sieht eine Differenzierung der verschiedenen Schadensersatzansprüche aufgrund von Markenrechtsverletzungen und unlauterem Wettbewerb vor.

Der Lanham Act verlangt als Voraussetzung für die Wiederherstellung des finanziellen Schadens, den der Kläger aufgrund der Trademarkverletzung erlitten hat, den Beweis der tatsächlichen Verwirrung.

a) Der normale Schadensersatz (Monetary Damage)

Dieser Schadensersatz umfasst Entschädigungen für verlorene Verkäufe bzw. Einkäufe, dem Verkauf unter einem niedrigeren Preis, den Schaden durch die üble Nachrede sowie Ausgaben, um die Konsumentenverwirrung zu verhindern, schmälern oder zu korregieren.

Die Schadenshöhe bei einem solchen Gerichtsurteil kann das dreifache des tatsächlichen Schadens betragen. Ist dieser Betrag nicht angemessen, kann das Gericht auch ein höheres Strafmass erlassen.

b) Anwaltsgebühren (Attorneys Fee)

Nach amerikanischen Recht trägt grundsätzlich jede Partei die Kosten des Rechtsbeistandes jeweils selbst.

Das Gericht kann in Ausnahmefällen aber dem Beklagten die gesamten Anwaltsgebühren des Verfahrens auferlegen, dies jedoch nur wenn eine arglistige, betrügerische oder absichtliche Verletzungshandlung des Beklagten nachgewiesen werden konnte.

c) Strafschadensersatz (Punitive or Multiple Damages)

Auch diese Art des Schadensersatzes kann gerichtlich erlassen werden; dies jedoch nur dann, wenn Arglist oder Betrug vorliegt und der Kläger einen fortwährenden Verlust vorweisen kann

E. Die anspruchsberechtigten Personen

Anspruchsberechtigter für einen Unterlassungsanspruch ist grundsätzlich der Inhaber der Markenrechte. Teilt dieser die Exklusivrechte der Marke mit anderen, so muss der Kläger die Verletzung nach dem Lanham Act beweisen, die gegen ihn gerichtet war.

F. Anspruchsgegner

Die Bezeichnung “jede Person” erfasst im Lanham Act generell jede natürliche Person und die mit ihr in Verbindung stehenden Einrichtungen sowie Staaten, Angestellte oder Einrichtung eines Staates. Jeder des genannten Personenkreises darf gemäss des Lanham Acts verklagt werden.