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Verwendung amerikanischer Markenschutz-Symbole in Deutschland

von Fabian Schröder *
Erstveröffentlichung: 20. Juni 2017

International agierende Unternehmen sehen sich durch die Globa­li­sie­rung der Märkte regelmäßig mit der Frage konfrontiert, wo, wie und wann sie ihre Marke als rechtlich geschützt auf ihren Produkten kennzeichnen dürfen. Ein wichtiger Aspekt lautet: Darf ein deutsches Unternehmen in Deutschland seine mit einer ameri­ka­nischen Marke gekennzeichneten Produkte verkaufen? Oder muss es seine Mar­ke verstecken?
Generell gilt: Das Markenrecht ist streng territorial, jedes Land verfügt über eigene Kennzeichnungs- und Schutzvorschriften.

A. Markenrecht der USA

In den USA ist zwischen drei verschiedenen Arten von Marken zu unterscheiden: Das Common Law Trademark als das älteste Rechts­institut für Markenschutz, das State Trademark, dessen Schutz sich auf einzelne Bundesstaaten beschränkt und das Registered Trademark, welches US-weiten Schutz nach dem Bundes­mar­ken­ge­setz Lanham Act gewährleistet.

I. Common Law Trademark – ™

Markenschutz entsteht in den USA nach dem Common Law bereits mit der Ver­wen­dung einer Marke im geschäftlichen Verkehr, ohne dass die Marke regist­riert ist. Die Voraussetzungen sind gering. Erforderlich ist lediglich die dauer­haf­te und ernsthafte Nutzung der Marke im Geschäftsverkehr. Schutz ent­steht al­so kraft Be­nut­zung der Marke, jedoch nur in den Regionen, in denen sie tatsächlich ge­werb­lich genutzt wird. Dieselbe Marke kann also in einem Bundesstaat von unterschiedlichen Unternehmen verwendet werden.

Markenschutz nach dem Common Law erlaubt es dem Inhaber der Marke diese mit dem ™-Symbol zu kennzeichnen. Auf diese Weise signalisiert der Verwender dem Verkehr, dass er Markenschutz be­an­sprucht und bewirkt somit einen er­höh­ten Rechtsstatus. Zugleich soll es Nachahmer abhalten, die Marke zu verwenden.

II. State Trademark – ™

Das State Trademark kann als kleiner Bruder des Registered Trade­marks bezeichnet werden. Es entsteht kraft Registereintragung nach dem jeweiligen Staatenrecht und ist nur in den Staaten zulässig, wo die Marke tatsächlich am Geschäftsverkehr teilnimmt. Im Vergleich mit dem bereits durch das Common Law vorhandenen Schutz lässt sich durch die Registereintragung der Beginn der Markennutzung nachweisen, was bei eventuellen späteren Rechtsstreitigkeiten vorteilhaft ist.
Auch ein State Trademark wird mit dem ™-Symbol gekennzeichnet.

III. Registered Trademark – ®

US-weiter Markenschutz wird durch Registrierung der Marke als soge­nanntes Federal Trademark beim USPTO (United States Patent and Trademark Office) erzielt. Voraussetzung ist der Handel der Marke in mindestens zwei Bundesstaaten oder in einem Bundesstaat und dem Ausland. Der Antrag auf Eintragung darf die Marke nach Schrift, Design und weiteren Merkmalen beschreiben und muss eine Produktklassifizierung enthalten. Der Antragsteller erklärt eidlich, dass seines Wissens keine andere Marke verletzt wird.
Ergibt die Prüfung des Amtes, dass keine Verwechslungsgefahr mit bereits vorhandenen Marken besteht, erfolgt eine Veröffentlichung des Antrags. Andere Markeninhaber können nun binnen 30 Tagen Widerspruch gegen die Eintragung erheben, wenn sie sich durch die einzutragende Marke in ihren Rechten beeinträchtigt fühlen. Bleibt Widerspruch aus, erteilt das Amt eine Eintragungsbescheinigung und der zunächst zehnjährige Markenschutz beginnt.
Von nun an darf das Unternehmen seine Produkte in den USA mit dem ® hinter dem Markennamen kennzeichnen und in den Handel bringen.

B. Markenschutz-Kennzeichnungen in Deutschland

Das Deutsche Markengesetz lässt es zu, eingetragene Marken mit einem Schutzkennzeichen zu versehen, erforderlich ist dies hin­ge­gen nicht, um Markenrechte geltend zu machen. Das R im Kreis hat in Deutschland vor allem einen Marketingeffekt: Es dokumentiert förmlichen Markenschutz und soll die besondere Qualität eines Markenprodukts vermitteln.

Aber darf das Unternehmen seine Produkte mit den in den USA gän­gigen Kennzeichnungen seiner Marke auch in Deutschland ver­trei­ben? Maßgeblich ist das Gesetz gegen den unlauteren Wett­be­werb (UWG), dessen Vorschriften den Verkehr vor der Fehl­vor­stel­lung schützen sollen, die Marke sei in Deutschland recht­lich geschützt.
Zu diesem Thema hat sich in den vergangenen Jahren eine Reihe von Rechtsprechung entwickelt. Der Tenor lautet wie fast immer: Es kommt darauf an. Entscheidend ist der in Deutschland bestehende Schutz der Marke.

I. Verwendung des ®-Symbols

Ist die Marke auch in Deutschland im Markenregister eingetragen, so kann das Unternehmen seine Produkte samt Marken-Kennzeichnung durch das R im Kreis bedenkenlos in Deutschland vertreiben. Eine Irreführung des Verkehrs ist nicht möglich, da der durch das Mar­ken­symbol vermittelte Eindruck, die Marke sei (auch) in Deutsch­land geschützt, zutrifft.

Von einer solchen Kennzeichnung der Marke ohne Eintragung in das Markenregister oder in der Phase zwischen Antragstellung und Re­gis­ter­ein­tragung ist hingegen dringend abzuraten. Die Marke ist zu diesem Zeitpunkt (noch) nicht geschützt, wie es das Symbol dem Ver­brau­cher jedoch Glauben schenkt. Der bloße Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt bietet keine Gewähr der Eintragung. Dritte könnten Widerspruch erheben oder der Antrag aus anderen Gründen abgelehnt werden. Die Kennzeichnung der Marke als markenrechtlich geschützt könnte eine Irre­führung des Verkehrs und somit einen Verstoß gegen die Vorschriften des UWG darstellen.

So hat der Bundesgerichtshof am 26. Februar 2009 (Az. I ZR 219/06) geurteilt, dass die Verwendung des Zusatzes ® ohne Inhaberschaft der Marke oder einer Lizenz an dieser Marke regelmäßig eine Irreführung des Verkehrs in wettbewerblich relevanter Weise darstelle. Der Zusatz erwecke beim Verbraucher den irreführenden Eindruck, das betreffende Produkt sei markenrechtlich geschützt und somit von besonderer Qualität.

Mit dem ®-Symbol darf also erst nach Eintragung der Marke ge­wor­ben werden. Das Markenanwartschaftsrecht, dass aus der Anmeldung der Marke resultiert, rechtfertigt eine vorzeitige Nutzung nicht. Das Unternehmen liefe Gefahr, sich wettbewerbsrechtlicher Inanspruchnahme seiner Mitbewerber auf Unterlassung und/oder Schadensersatz wegen Irreführung des Verkehrs auszusetzen.

Einschränkend urteilte das OLG Köln am 27. November 2009 (Az. 6 U 114/09). Zwar erwarte der Verkehr bei der Kennzeichnung einer Marke mit dem Zusatz ® auf dem Produkt grundsätzlich die Existenz einer exakt so registrierten Marke.
Jedoch werde diese Vermutung dann nicht angestellt, wenn die weiteren auf der Verpackung befindlichen Informationen erkennen lassen, dass es sich um ein weltweit vertriebenes, nicht in Deutsch­land hergestelltes Erzeugnis handelt. Dies sei etwa dann der Fall, wenn die Verpackung eine Produktbeschreibung auf unter­schied­lichen Sprachen und den Zusatz „for sale in Europe, Africa and Australasia“ enthalte. Das Produkt werde dann so aufgefasst, dass es im Herstellerland Markenschutz genieße, nicht jedoch zwangsläufig auch in den Vertriebsländern.

Sollte die Aufmachung des Produkts nicht bereits dessen internationalen Vertrieb erkennen lassen, so bedeutet das nicht, dass das Unternehmen auf die Kennzeichnung seiner Marke als geschützt verzichten muss. Um eine Irreführung des Verkehrs zu verhindern ist jedoch ein Hinweis erforderlich, dass Markenschutz lediglich in den USA besteht. Ausreichend sollte etwa eine Fußnote “[Markenname] ist eine in den USA eingetragene Marke von [Name des Unternehmens]“ zusammen mit der Angabe der Registernummer sein.

II. Verwendung des ™-Symbols

Uneinheitlich ist die Rechtsprechung in Bezug auf die Verwendung des ™-Symbols in Deutschland.

Das LG Essen sieht in seinem Urteil vom 4. Juni 2003 (Az. 44 O 18/03) in der Verwendung der ™-Kennzeichnung generell keine Irreführungsgefahr, da die angesprochenen Verkehrskreise diese Bezeichnung entweder als dekorativen Hinweis ohne Inhaltswert verstünden oder bei Kenntnis des Kürzels darin kein Gütezeichen oder Zeichen für patentrechtlichen Schutz erblickten.

Einschränkend hat das Kammergericht Berlin in seinem Beschluss vom 31. Mai 2013 (Az. 5 W 114/13) entschieden, dass es nicht irreführend sei, wenn das ™-Zeichen für eine angemeldete, aber noch nicht eingetragene Marke verwendet werde. Der angesprochene deutschsprachige Verkehr verstehe, soweit ihm das ™-Symbol für „Unregistered Trademark“ bekannt sei, die Verwendung dieses Symbols in Deutschland nahe liegend dahin, dass insoweit eine Markeneintragung beantragt worden sei. Soweit Teile des Verkehrs einem Missverständnis (insbesondere durch Gleichsetzung mit dem ®-Symbol) unterlägen, könne – wenn tatsächlich ein Markeneintragungsverfahren anhängig sei – dies der Annahme einer wettbewerbsrechtlichen Irreführung im Rahmen einer Interessenabwägung entgegenstehen.

Gegensätzlich urteilte das LG München am 23. Juli 2003 (Az. 1 HK O 1755/03), indem es die Verwendung des ™-Symbols als irreführend gemäß § 3 UWG einstufte, wenn die Marke in Deutschland nicht bereits eingetragen sei. Einem nicht unerheblichen Teil der deutschen Verkehrskreise sei das Symbol von Produkten anglo-amerikanischer Hersteller zwar bekannt. Unbekannt sei jedoch die Tatsache, dass es sich um eine Kennzeichnung für nicht eingetragene Marken handele. Vielmehr gingen die deutschen Verkehrskreise aufgrund des Umstandes, dass in Deutschland nur bei eingetragenen Marken eine Kennzeichnung zulässig sei, davon aus, es handele sich um eine ausländische eingetragene Marke. Dies gelte insbesondere dann, wenn ein in Deutschland ansässiger Hersteller den Namen eines im Inland vertriebenen Produkts mit einer solchen Kennzeichnung versähe.

C. Fazit

Deutsche Unternehmen sollten bei der Kennzeichnung ihrer Marke als rechtlich geschützt Vorsicht walten lassen. Um sich nicht der Gefahr der Abmahnung durch Mitbewerber oder Verbraucherschutzorganisationen auszusetzen, sollten sie auf eine Schutzkennzeichnung ihrer in den USA geschützten Marke in Deutschland vor der Eintragung in das Deutsche Markenregister verzichten.
Dies gilt aufgrund der uneinheitlichen Rechtsprechung auch in Bezug auf das ™-Symbol. Diese Art der Deklarierung dürfte daher in Deutschland wegen der ab Registereintragung zulässigen Verwendung der ®-Kennzeichnung nur geringe Relevanz haben.